Convaincu qu’en alignant le système d’examen des brevets français sur ceux d’autres pays, la France pourrait se targuer d’un « brevet fort », le législateur a introduit plusieurs modifications qui ont conduit à une évolution du code de la propriété intellectuelle et de la pratique de l’INPI : un examen de l’activité inventive, avec des examinateurs en cours de formation à cet exercice subtile, et l’introduction d’une opposition calquée sur l’opposition OEB. IP TRUST recommande d’observer avec prudence la mise en application de ces nouvelles mesures et proposent des stratégies pour limiter les risques d’une application insuffisamment mature et somme toute redondante avec l’examen pratiqué par l’OEB.
La loi PACTE (n°2019-486) publiée le 23 mai 2019 prévoit l’entrée en vigueur de plusieurs mesures qui pourraient transformer le paysage de la propriété industrielle en France et modifier les habitudes.
Introduction d’une procédure d’opposition (comme pour la procédure européenne)
Il est ainsi possible de faire opposition aux brevets d’invention dont la mention de délivrance a été émise et publiée par l’INPI depuis le 1er Avril 2020. Cette action devra être introduite dans le délai de 9 mois qui suit la publication de la délivrance. Nous vous proposons à ce titre de placer sous surveillance les demandes de brevet sensibles de vos concurrents, investiguer l’intérêt d’agir en opposition à l’occasion de leur délivrance et ainsi éviter la présence de brevets nuisibles, sources de conflits potentiels.
Examen élargi à l’activité inventive
Par ailleurs, l’INPI procédera à un examen complet des demandes de brevets déposées à partir du 22 mai 2020, et pourra rejeter ces demandes pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Pour rappel, pour les demandes déposées antérieurement à cette date, seule l’absence manifeste de nouveauté pouvait conduire à un tel rejet. Dans le cas où vous envisageriez de déposer une demande de brevet, nous vous recommandons de prendre contact immédiatement avec nous pour déposer cette demande avant la date du 22 mai prochain, et ainsi bénéficier de la procédure simplifiée actuelle. Nous pourrons le cas échéant renforcer cette demande de brevet avant d’engager une extension par voie PCT ou Européenne.
Prolongation du Certificat d’utilité
On note également dans ce contexte de renforcement des exigences portant sur les brevets, le toilettage apporté au certificat d’utilité, relativement délaissé en France. On rappelle qu’un tel certificat est un titre de propriété industrielle visant à protéger une invention (technique). Contrairement au brevet, la délivrance du certificat d’utilité est obtenue sans examen, mais malheureusement aussi sans établissement du rapport de recherche. Depuis le 10 janvier 2020, la durée de protection du certificat d’utilité est passée de 6 à 10 ans. Il est également prévu de pouvoir transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet, la requête en transformation devant être présentée pratiquement dans les 16 mois qui suivent le dépôt.
Impact de ces nouvelles mesures
D’une manière générale donc, ces mesures visent à renforcer la qualité des brevets délivrés par l’INPI et permettre aux tiers d’agir administrativement devant l’INPI contre la délivrance de brevets dont la validité serait douteuse.
Pour les industriels, la délivrance de brevets français plus « tranchants » et l’opportunité de s’opposer à ceux dont la validité serait contestable tendra à replacer la question de la liberté d’exploitation sur le devant de la scène, même pour les projets dont l’ambition n’est que nationale.
Pour prendre en compte l’application de ces nouvelles mesures, nous recommandons à nos clients d’intégrer la question de la propriété industrielle dès l’initiation de leurs projets d’innovation. Une connaissance fine de l’environnement brevet, permettra de mesurer le caractère proprement innovant du projet et de bien positionner une éventuelle demande de brevet visant à le protéger.
L’établissement de cet environnement et le suivi régulier de son évolution permet également d’identifier les demandes de brevets ou les brevets de concurrents pouvant faire naitre un risque quant à l’exploitation. Elle permettra d’engager en temps utile les actions jugées nécessaires : aménagement du projet pour contourner le brevet, prise de licence, opposition…
Nos consultants maitrisent parfaitement les outils de recherche documentaire brevets permettant la mise en place d’une veille efficace car il a toujours été important de positionner l’invention par rapport à un état de la technique bien identifié. La bonne connaissance de cet état de la technique prend une importance croissante dans le cadre des réformes qui entrent progressivement en vigueur. Les ingénieurs d’IP TRUST peuvent vous assister dès l’initiation de vos projets afin d’orienter au mieux vos développements vers des solutions originales et libres de droits.
Et pour conclure un petit exercice de tactique
Brevet ou certificat d’utilité : choisir de ne pas choisir
La loi PACTE (n°2019-486) replace sur le devant de la scène le certificat d’utilité.
On rappelle que le certificat d’utilité est un titre qui, tout comme le brevet, vise à protéger une invention technique. En France, les mêmes exigences (nouveauté, activité inventive,) s’appliquent à cette invention que la protection soit recherchée par brevet ou par un certificat d’utilité.
La protection par certificat d’utilité est avantageuse en ce que les formalités d’enregistrement de ce titre sont simplifiées : il n’y a pas d’établissement de rapport de recherche, et la délivrance est obtenue très rapidement environ 6 mois après sa publication. Depuis le 10 janvier 2020, la durée de protection du certificat d’utilité est passée de 6 à 10 ans. Il est également prévu de pouvoir transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet, la requête en transformation devant être présentée pratiquement dans les 16 mois qui suivent le dépôt.
Un avantage du certificat d’utilité repose sur l’absence de tout rapport de recherche : il est difficile pour un tiers d’évaluer les forces et faiblesses de ce titre, sauf à investir dans une recherche qui n’efface que rarement l’insécurité juridique que ce titre peut provoquer. Cette caractéristique est parfois exploitée, dans une stratégie « épouvantail », pour la protection d’une invention d’ambition réduite : en évitant l’établissement d’un rapport de recherche et sa publication, on évite de rendre apparentes ses lacunes.
Il est parfois difficile de choisir à l’avance la meilleure voie de protection brevet ou certificat d’utilité. Une approche conventionnelle est de procéder au dépôt d’une demande de brevet, et de transformer cette demande de brevet en certificat d’utilité si le rapport de recherche se montre défavorable. Mais on peut douter de l’intérêt de cette approche : la demande de certificat d’utilité étant publiée avec le rapport de recherche, on rend visible, au moins pour le spécialiste en propriété industrielle, les motivations de cette transformation et les éventuelles faiblesses de l’invention.
Une approche alternative évitant la publication d’un rapport de recherche consiste à déposer le même jour à la fois une demande de brevet et une demande de certificat d’utilité. Selon la nature du rapport de recherche, on choisira de retirer soit la demande de brevet, si le rapport de recherche est défavorable, afin de maintenir uniquement le certificat d’utilité, soit à l’inverse, de procéder au retrait du certificat d’utilité et de préserver la demande de brevet.
On peut de la sorte appuyer son choix de protection à partir d’une analyse factuelle, qui prendra bien entendu également en compte les perspectives d’exploitation ou de valorisation de l’invention. Le rapport de recherche ne sera pas rendu public si la demande de brevet est retirée. On tire ainsi pleinement profit des avantages du certificat d’utilité, si c’est bien ce titre qui est maintenu.
On note que ce double dépôt n’entraine pas un surcout important vis-à-vis du dépôt d’une simple demande de brevet : seule une taxe de dépôt (26€ lorsque le dépôt est réalisé par voie électronique) pour le certificat d’utilité s’ajoute aux taxes associées au dépôt de la demande de brevet.
Le cabinet a mis en place une tarification adaptée pour accompagner cette approche, et nous pouvons vous conseiller afin de déterminer si, effectivement, vous avez intérêt à la déployer.